La marca renombrada “ZARA” y los límites al derecho de marca

La marca renombrada “ZARA” y los límites al derecho de marca

Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 2024

La sentencia del Tribunal Supremo, núm. 485/2024, de la Sala de lo Civil, de 10 de abril de 2024, resuelve el recurso interpuesto por la mercantil Inditex, S.A., contra otra mercantil por haber infringido los derechos de exclusiva de la marca ZARA, al amparo tanto del art. 34.2.b) LM, por riesgo de confusión, como del art. 34.2.c) LM, por aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado.

En concreto, la mercantil demandada ofrecía en sus páginas web servicios y descargas de contenidos de entretenimiento a través de sus servicios WAP y servicios SMS para teléfonos móviles, y lanzó una campaña para la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS ofreciendo en determinadas páginas web a las que se accedía a través de banner con el signo ZARA insertados en otras páginas web, en Facebook y Hotmail, la participación en un sorteo en el que el premio estaba constituido por una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros.

En la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner, el signo ZARA aparecía en todos los casos destacado y enmarcado en un rectángulo, y la participación en el sorteo estaba condicionada a la suscripción del servicio, de pago, y al mantenimiento de la misma durante un tiempo mínimo de 30 días, según se hacía constar en el texto informativo que figuraban en el faldón de la pantalla, en el que también se hacía referencia al prestador del servicio y las condiciones de este. La suscripción al servicio podía llevarse a cabo a través de esa misma pantalla.

El TS resuelve el recurso de acuerdo a las pautas interpretativas del TJUE respecto a cuándo se aprecia que una marca es renombrada, y el alcance de la especial protección que se les confiere a estas marcas, pautas con respecto a las cuales el propio TS ha elaborado una doctrina jurisprudencial contenida en la STS núm. 450/2015, de 2 de septiembre. Así, no hay duda en este caso de que ZARA es una marca renombrada y que la demandada usó un signo idéntico al de la marca renombrada ZARA, no para ofertar productos o servicios con esta marca, sino para ilustrar uno de los premios del sorteo a que daba derecho a participar la contratación de los servicios que la demandada ofertaba.

Por tanto, “la conducta de la demandada se encuadra en el art. 34.2.c) LM, en la medida en que ese uso del signo ZARA conllevaba un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ZARA, en el sentido expuesto en la reseñada STJUE de 18 de junio de 2009 (L ‘Oreal): la mención que hace la demandada, al publicitar sus servicios, de que uno de los premios del sorteo es una tarjeta regalo de ZARA, conlleva una transferencia ilícita (no consentida) de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos que la demandada publicita. Es una forma a través de la cual la demandada se aprovecha del renombre de ZARA, de su poder de atracción, reputación y prestigio”.

La única duda que se plantea es si el uso del signo ZARA quedaría amparado o no por uno de los límites al derecho de marca previstos en el art. 37 LM. Así, con la redacción originaria del art. 37.1.c) LM, aplicable a este caso por razones temporales, estaríamos ante un uso descriptivo. Esto es, el titular de la marca no puede prohibir a un tercero que use la marca en el tráfico de forma leal, cuando este uso es necesario para indicar el destino de un producto o servicio, en particular, como accesorios o recambios. Por su parte, con la redacción actual de este apartado, el límite no se agota en el uso de la marca necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio (como accesorios o piezas de recambio), sino que abarca también el uso de la marca para “designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos”.

Ante la duda del TS de si esto último podía considerarse implícito en la regulación anterior, formuló una cuestión prejudicial al TJUE, que respondió en sentido negativo mediante la STJUE de 11 de enero de 2024, asunto Inditex (C-361/22), afirmando que la redacción anterior tenía un alcance más limitado, referido únicamente al uso, en el tráfico económico, de la marca cuando esta sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio. Por tanto, como el uso de la demandada de la marca ZARA no respondía a esa función, no quedaba amparado por el límite del derecho de marca.

Señalada así la infracción de la marca, la Sentencia trata a continuación diferentes pronunciamientos relativos a las acciones ejercitadas que, en lo que se refiere a la indemnización por daños y perjuicios, debemos resaltar los siguientes: en primer lugar, la interpretación que se efectúa del art. 43.2.b) LM (“Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho«), no es tomando como referencia el canon de entrada que se habría cobrado por una licencia de la marca, sino cuantificar el perjuicio sufrido empleando una estimación hipotética de ese perjuicio ya que, al usarse aquí la marca como señuelo y por poco tiempo, se considera más adecuado atender a lo facturado con esa campaña.

En segundo lugar, a pesar de lo señalado en el art. 43.1 LM, se considera que no existe aquí un perjuicio al prestigio de la marca, ya que las circunstancias revelan que no se ha producido un efecto de dilución de la marca mínimamente relevante, ni tampoco se ha visto afectado su renombre, que conlleve una indemnización específica y al margen de la general antes mencionada.

En definitiva, la Sentencia estima que la demandada infringió el derecho exclusivo que tiene Inditex sobre su marca renombrada ZARA, sin que la conducta efectuada pueda quedar dentro de los límites del derecho de marca que permitirían su uso por la demandada, y se le condena a indemnizar a Inditex tomando como referencia lo facturado durante la campaña publicitaria

La presente sentencia del Tribunal Supremo expone la necesidad de llevar a cabo una adecuada labor jurídica preventiva antes de la realización de campañas publicitarias, por cuanto se puede incurrir en conductas desleales o uso indebido de signos distintivos ajenos. Por ello, desde SACRISTÁN & RIVAS les recomendamos que lleven a cabo ese asesoramiento preventivo, estando este Despacho especializado en materia de signos distintivos y a su disposición a tales efectos.

 

Sacristán&Rivas abogados